지적재산권 일반

1. 지식재산권의 종류에는 어떤 것이 있나?

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권의 5가지가 있다.

특허권은 창작수준이 고도한 기술인 ‘발명’에 대하여 부여되는 권리로 출원 후 20년까지 존속된다. 자동차의 엔진제어 시스템, 변속기 시스템이 이에 해당한다.

실용신안권은 창작수준이 발명 정도에 이르지 않은 기술인 ‘고안’에 대해 부여되는 권리로 출원 후 10년까지 존속된다. 자동차의 백미러, 컵홀더 등이 이에 해당한다. ‘발명’과 ‘고안’의 구분이 명확하지 않고, 권리의 존속기간이 짧기 때문에 보통 실용신안권 보다 특허권을 신청하는 경우가 많다.

디자인권은 물품의 외관인 디자인에 대해 부여되는 권리다. 출원 후 20년까지 존속된다. 자동차의 형상이나 휠 모양 등이 이에 해당한다.

상표권은 식별력 있는 상표 또는 서비스표에 부여되는 권리로, 등록 후 10년까지 존속되며 갱신절차를 거쳐 계속적으로 연장할 수 있다. 제네시스나 현대자동차 같은 명칭이 이에 해당한다.

저작권은 예술, 문학 분야의 창작물에 부여되는 권리이다. 건축물이나 컴퓨터프로그램에도 인정된다. 저작물을 창작한 시점에서 바로 발생하며 저작권 등록은 추정력을 가질 뿐이다. 저작권은 저작자의 사망 후 70년 간 보호된다. 저작자의 사망시점을 알 수 없는 경우나 업무상저작물로 저작자가 법인인 경우에는 공표한 때부터 70년 간 존속한다.

2. 특허출원 절차는 어떠한가?

특허출원서에 도면 및 요약서를 첨부하여 특허청에 제출한다. 특허청은 출원절차가 법에서 정한 방식에 적합한지를 심사하는 방식심사를 한다. 흠결이 있는 경우에는 보정을 해야 한다. 출원 후 18개월이 지나면 출원내용이 공개된다(출원공개제도).

출원인은 출원일로부터 3년 내에 출원이 특허요건을 갖추었는지 여부에 대한 심사청구를 할 수 있다(심사주의). 특허청은 심사청구가 없으면 실체심사를 하지 않는다. 출원 공개 후 정당한 권한이 없는 자가 실시하거나 긴급처리가 필요한 경우에는 우선심사를 신청할 수 있다(우선심사제도).

심사청구가 있으면 특허청은 실체심사 후 특허결정을 하거나 거절이유 통지를 한다. 출원인은 거절이유를 보정하여 재심사 청구를 할 수 있다. 이 때에도 거절이유가 해소되지 않으면 특허청은 거절결정을 한다. 특허청의 거절결정에 대해서는 재심사청구를 하거나 특허심판원에 거절결정 불복심판을 제기할 수 있다. 특허심판원의 결정에 불복하는 경우에는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다.

3. 종업원이 발명한 경우 특허권은 누구에게 귀속하나? (직무발명 제도)

직무발명이란 ①종업원이 ②그 직무와 관련하여 ③사용자의 업무범위에 속한 발명을 하는 경우를 말한다. 직무발명을 완성하면 종업원은 지체없이 회사에 문서로 발명사실을 알려야 한다.

회사와 종업원 사이에 별도의 계약이나 규정이 없으면 특허권은 종업원이 가지고, 회사는 무상의 통상실시권만을 보유한다. 따라서 회사는 근로계약서나 취업규칙에 직무발명은 회사가 승계한다는 사전예약승계규정을 두는 경우가 많다. 회사는 종업원으로부터 직무발명 신고를 받은 날로부터 4개월 이내에 권리를 승계할지 여부를 문서로 통지해야 한다. 회사는 권리를 승계하거나 전용실시권을 설정하는 경우 종업원에게 정당한 보상을 해 주어야 한다.

▶  삼성전자에 625.6억 원의 특허료 수익을 가져다 준 발명을 한 종업원에게 60억 원을 지급하라는 판결에 대해서는 이 글 참조

4. 특허권 유지를 위해서는 어떻게 해야 하나?

특허청의 실체심사를 통과하면 특허권이 등록된다. 등록결정등본을 받은 날로부터 3개월 이내에 최초 3년 분의 특허료를 납부하면 등록이 완료되어 특허권이 발생한다. 특허권 발생 후 4년차 부터는 특허료의 해당 연차분을 납부해 특허권을 유지할 수 있다.

특허료는 아래와 같으며 중소기업의 경우에는 일정 금액을 감면받을 수 있다.

 

설정등록료

(3년분)

연차등록료 (매년)
4~6년 7~9년 10~12년 13년 이후
기본료 45,000원 40,000원 100,000원 240,000원 360,000원
가산료
(청구항 1개당)
39,000원 22,000원 38,000원 55,000원 55,000원

5. 특허 실시권(라이선스)에는 어떤 종류가 있나?

전용실시권과 통상실시권이 있다.

전용실시권은 업으로 특허발명을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다. 특허등록원부에 등록을 해야 한다. 제3자에게 통상실시권을 부여하기 위해서는 특허권자의 동의를 받아야 한다.

통상실시권은 업으로 독점 배타성 없이 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 등록하지 않아도 효력이 발생하나 제3자에게 대항하기 위해서는 등록을 해야 한다. 독점 배타성이 없으므로 제3자의 특허권 실시에 대해 이의를 제기할 수 없다.

6. 특허 침해는 어떻게 다툴 수 있나?

법원에 특허권 침해금지 청구소송을 제기할 수 있다. 가처분 신청과 본안 소송 모두 가능하지만, 특허침해금지 가처분은 가처분이라고 하더라도 진행이 신속히 이루어지지 않는 편이며 보전의 필요성도 추가로 요구되므로 가처분 대신 바로 본안 소송을 제기하는 경우가 많다. 특허권의 존속기간이 얼마 남지 않았다면 3심을 거치는 동안 특허권이 존속기간 만료로 소멸해 청구가 기각될 수 있으므로 주의할 필요가 있다. 특허침해소송은 지방법원 합의부(서울중앙, 부산, 대구, 광주, 대전 지방법원) – 특허법원 – 대법원으로 이어지는 3심제이다.

특허침해로 인해 손해가 발생했다면 침해금지청구와 별도로 민사소송을 통해 보상받을 수 있다. 손해액을 입증해야 하는데 보통 ①침해제품의 판매수량 x 특허권자 제품의 개당 이익, ②침해자가 침해로 얻은 이익, ③통상 실시료 상당의 방법으로 산정한다. 특허침해금지와 손해배상 청구를 병합해 제기하면 손해액의 산정에 대한 심리로 침해금지 판결도 지연되어 피해가 계속 확산될 수 있으므로, 먼저 특허침해금지 청구를 하고 손해배상 청구를 별도로 제기하는 편이 낫다.

특허침해죄로 형사고소를 할 수도 있다. 인정되는 경우 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해진다. 형사절차는 침해자에 대한 심리적 압박의 수단으로 종종 사용된다. 신속한 형사절차 진행을 위해 먼저 비교적 신속히 진행되는 특허심판원에 권리범위확인 심판을 청구하고 그 심결문을 수사기관에 제출하기도 한다.

7. 상대방이 특허침해를 주장하는 경우 어떻게 방어해야 하나?

특허등록원부, 동일한 실시인지 여부, 상대방의 정당한 권원 유무 등을 조사하여 특허침해 주장이 타당한지 여부를 먼저 조사해야 한다. 부당하다고 판단하는 경우 사안에 따라 ①특허권 실시에 정당한 권원(정당한 구입, 법정실시권 등)이 있음을 주장하거나, ②상대방 특허에 대한 무효심판을 제기하거나, ③소극적 권리범위 확인심판을 제기하거나, ④권리남용을 주장하여 대응하는 방법이 있다. 대부분의 특허분쟁에서는 무효심판을 제기하여 맞대응하는 경우가 많다.

섣불리 특허침해를 자인해서는 안되며, 특허보증의무(patent indemnify)를 부담하는 공급업체에 해결을 요구하거나, 주장자가 다른 실시권을 설정한 적이 없는지 등 사실관계를 세부적으로 확인할 필요가 있다.

8. 아직 한국에 들어오지 않은 외국의 유명 상표를 한국에서 미리 등록하면 어떻게 되나?

부당한 이익을 얻기 위해 이미 외국에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 한국에서 다시 상표 신청하는 것은 허용되지 않는다. 이미 등록되었다면 해당 상표는 무효이다.

법원은 짝퉁 샤넬백 판매업자가 샤넬 백 로고를 백과 별도로 제공하여 구매자가 직접 부착탁하게 한 사례에서도 명품백 중고시장의 재판매 과정에서 2차 구매자가 정품으로 혼동할 가능성이 있다는 이유로 상표권 침해를 인정했다. 그러나 시계 등 장신구를 지정상품으로 하여 왕관 모양의 상표를 등록한 ‘ROLENS’에 대해서는 중저가 상품으로 일반적인 보통 수준의 사람들을 고객으로 하므로, 재력이 있는 소수의 수요자를 대상으로 하는 스위스 시계 브랜드인 ‘ROLEX(롤렉스)’의 상표와 오인과 혼동을 일으킬 염려가 없다는 이유로 ROLEX의 청구를 기각했다. 또한 녹색 원 모양의 로고를 사용한 STARPREYA 커피에 대해서도 STARBUCKS 상표와 오인할 염려가 없다는 이유로 STARBUCKS의 청구를 기각했다.

▶ ROLEX, CHANEL, STARBUCKS 상표권 분쟁에 대해서는 이 글 참조

9. 정식으로 수입되고 있는 상품을 한국 수입업자의 허락없이 임의로 수입해서 판매할 수 있나? (병행수입)

허용된다. 병행상품은 동일상표가 한국 및 외국에 동시 등록되어 있는 경우, 수입업자가 당해 상표가 부착된 진정상품을 한국내 상표권자의 의사에 반하여, 즉 정식채널을 통하지 않고 국내에 수입하는 경우를 말한다. 수입상품이 가품이라면 당연히 상표권 위반이다.

한국 상표법 상 이에 대한 규정은 없다. 판례는 외국의 정당한 상표권자가 상표를 부착했고 그 외국 상표권자와 국내 상표권자가 밀접한 관계가 있어 동일한 출처로 볼 수 있는 것을 조건으로 병행수입의 적법성을 인정한다.

10. 저작권은 반드시 등록 해야 하나?

저작권은 저작물을 창작한 때에 바로 발생한다. 따라서 굳이 등록을 할 필요는 없다. 다만, 등록을 하면 저작자, 창작일, 공표일이 추정된다. 제3자와 분쟁이 생길 우려가 있는 경우에는 저작권도 등록을 할 필요가 있다.

11. 저작권으로 보호받을 수 있는 권리에는 어떤 것이 있나?

저작인격권 및 저작재산권이 인정된다. 저작인격권에는 i)공표권, ii)성명표시권, iii)동일성 유지권, iv)명예권이 포함된다. 저작재산권에는 ①복제권, ②공연권, ③공중송신권, ④전시권, ⑤배포권, ⑥대여권, ⑦2차적 저작물 작성권이 포함된다.

①복제권은 저작물을 인쇄, 녹음, 녹화 등의 방법에 의해 유형물에 고정하거나 제작할 권리를 말한다. 책의 복사, 방송프로그램의 녹화 외에 인터넷 자료의 다운로드도 복제에 포함된다.

②공연권은 저작물을 불특정 다수에게 상영, 연주하거나 복제물을 재생하는 방법 등으로 공개할 권리를 말한다. 음악 연주 외에 백화점에서 스피커를 통해 음악을 들려주거나 콘서트 실황을 외부에서 모니터로 상영하는 경우도 공연에 해당한다.

③공중송신권은 (i)공중이 ‘동시에’ 수신할 수 있게 무선 또는 유선통신의 방법으로 송신하는 방송권, (ii)인터넷 홈페이지에 업로드하여 공중이 ‘각자’ 선택한 시간과 장소에서 ‘개별적’으로 다운로드 받거나 스트리밍 방식으로 이용할 수 있게 하는 전송권, (iii)공중이 동시에 수신하게 할 목적으로 디지털 방식의 음성을 송신하는 디지털 음성 송신권으로 나뉜다.

지상파 방송의 무단 인터넷 실시간 중계는 방송이 아니므로 방송권 침해가 아니라 전송권 침해에 해당한다. 이메일이나 메신저를 통한 저작물의 무단 송신은 공중을 대상으로 하는 것이 아니므로 전송권 침해에 해당하지 않고 복제권 침해에 해당한다. 디지털 음성 송신은 누구나 같은 시점에서 같은 부분만을 들을 수밖에 없는 인터넷 라디오를 말한다. 스포티파이와 같이 이용자가 개별적으로 선택해서 원하는 시간에 음악을 들을 수 있게 하는 권리는 전송권이다.

④전시권은 원본이나 복제물을 전시할 권리를 말한다. 미술, 사진, 건축에 대해서만 적용된다. 미술품 등을 구입한 사람에게도 전시권이 인정된다. 다만, 백화점, 극장과 같이 일반 공중에게 개방된 장소에 상시적으로 전시하는 경우에는 저작권자의 허락을 받아야 한다.

⑤배포권은 원본이나 복제물을 공중에게 양도하거나 대여할 수 있는 권리를 말한다. 원본이나 복제물이 판매된 경우에는 배포권이 소멸된다(권리소진의 원칙). 따라서 책이나 그림을 구입한 사람은 이를 자유롭게 지인에게 양도하거나 대여할 수 있다. 개인의 소유권을 보호하고 매번 거래 시마다 저작권자의 동의를 받는 번거로움을 피하기 위함이다.

⑥대여권은 상업용 음반이나 상업용 프로그램에 한해 대여할 권리를 저작권자에게 추가로 인정한 것이다. 원래 판매가 되면 권리소진의 원칙에 의해 저작권자의 배포권이 소멸된다. 그런데 상업용 음반이나 상업용 프로그램의 경우에는 소유자의 자유로운 대여를 인정하면 저작물의 판매가 감소할 우려가 크다. 따라서 저작권자의 이익을 보호하기 위해 사용자의 자유로운 대여를 제한할 수 있는 대여권을 저작권자에게 부여한다.

⑦2차적 저작물 작성권은 원저작물을 번역, 변형, 각색, 영상제작 그 밖의 방법으로 수정하여 새로운 2차 저작물을 작성할 권리를 말한다. 외국소설의 한글 번역, 소설의 영화화, 장문의 단문 요약 등이 이에 포함된다. 2차적 저작물을 이용하려면 원작품의 저작권자의 허락도 받아야 함을 유의할 필요가 있다.

12. 저작인접권이란 무엇인가?

저작물을 해석하고 전달하는 사람에게 부여되는 권리이다. 저작인접권자는 ①실연자, ②음반제작자, ③방송사업자가 있다.

①실연자는 가수, 배우, 연주자, 지휘자, 영화감독 등을 말한다. 실연자도 자신의 실연에 대해 성명표시권, 동일성 유지권을 가지며, 복제권, 공연권, 방송권, 전송권, 배포권, 대여권을 가진다.

②음반제작자는 기획하고 투자하여 최종적으로 콘텐츠를 만들어 내는 자를 말한다. 한국의 JYP, SM, YG와 같은 엔터테인먼트 회사가 이에 해당한다. 음반제작자는 복제권, 전송권, 배포권, 대여권을 가지며, 방송사용, 디지털 음성송신, 공연자에 대해 보상청구권을 가진다.

③방송사업자는 방송을 업으로 하는 자를 말하며 한국의 KBS, MBC, SBS와 같은 방송국을 말한다. 방송사업자는 복제권, 공연권, 동시중계 방송권을 가진다. 방송사업자의 공연권은 입장료를 받고 방송을 시청하게 하는 경우에만 적용되므로, 음식점에서 TV를 시청하게 하는 것은 방송사업자의 공연권 침해가 아니다. 방송사업자가 방송한 영상물을 동영상으로 촬영하여 개인 블로그에 올리는 것은 복제권 침해에 해당한다.

▶ BTS, 블랙핑크, 트와이스의 저작권에 대해서는 이 글 참조

13. 저작권자의 허락을 받지 않고 저작물을 이용할 수 있는 경우는 언제인가?

①공표된 저작물은 보도, 비평 등을 위해 공정한 관행에 합치되게 인용할 수 있다. 예를 들어 드라마 작품에 대한 비평을 쓰기 위해 드라마의 한 장면을 인용하는 것은 허용된다. 그러나 영리 목적을 위한 인용은 허용되지 않는다.

▶ 영화 리뷰 유튜버들의 저작권 침해에 대해서는 이 글 참조

②교육기관에서 교육목적 상 필요한 경우에는 저작권자의 허락없이 복제, 배포할 수 있다. 단, 일정한 보상금을 지급해야 한다.

③개인적인 이용은 허용된다. 가령 사설 학원의 강의 내용을 스마트폰으로 녹음하여 집에서 복습하는 것은 허용된다. 단, 외부에 공유는 금지되며, 적법하게 강의를 들을 권리가 있는 자가 녹음한 것을 전제로 한다.

④영리를 목적으로 하지 않는 공연과 방송은 허용된다. 가령 소규모 편의점, 음식점에서 음악을 재생하는 경우가 이에 포함된다. 배경 음악 재생에 대해 별도로 돈을 받지 않기 때문이다. 그러나 저작권자의 경제적 이익을 심각하게 훼손할 우려가 있는 백화점, 대형마트, 커피전문점, 주점, 체력단련장 등에서는 일정한 공연권료를 지급해야 한다.

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14. 저작권 침해는 어떻게 대응해야 할까?

①민사소송을 제기하는 방법과 ②형사 고소를 하는 방법이 있다. ③한국저작권위원회에 저작권 분쟁조정 신청을 할 수 있다. ④인터넷 포털 등 온라인서비스 제공자에게 침해 방지나 중단을 요구할 수 있다.

①민사소송 – 침해하는 자에게 침해의 정지를 요구할 수 있으며, 손해배상을 청구할 수 있다. 침해행위에 의해 만들어진 물건의 폐기나 기타 필요한 조치를 요구할 수도 있다. 침해를 하려는 자에 대해서는 침해의 예방 또는 손해배상의 담보를 청구할 수 있다.

②형사고소 – 고의로 지적재산권을 침해한 자는 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금에 처해진다. 출처 명시를 위반한 경우에는 500만 원 이하의 벌금에 처해진다.

③저작권 분쟁조정 신청 – 소송진행 여부와는 상관없이 한국저작권위원회에 저작권 분쟁조정 신청을 할 수 있다. 저작권 전문가로 구성된 조정위원들의 도움을 받아 당사자 간에 신속하게 분쟁을 해결할 수 있다.

④온라인서비스 제공자에게 침해 방지나 중단 요구 – 인터넷 포털 등 온라인서비스 제공자는 직접 침해의 주체는 아니지만 이러한 침해를 가장 효과적으로 방지하거나 중단시킬 수 있다. 따라서 법은 저작권 침해를 방지하기 위한 일정한 의무를 부과한다. 저작권이 침해되었음을 주장하는 권리주장자의 복제 전송 중단 요구가 있는 경우 온라인서비스 제공자는 즉시 그 저작물의 복제 전송을 중단시키고 권리주장자에게 그 사실을 통보해야 한다. 온라인서비스 제공자는 복제, 전송의 중단 및 그 재개의 요구를 받을 자를 지정하여 자신의 설비 또는 서비스를 이용하는 자들이 쉽게 알 수 있도록 공지해야 한다.